源译识 | 译文分享——Neo4j v. PureThink商标侵权与开源商业限制案的判决（2/2）

美利坚合众国联邦上诉法院第九巡回法院

备忘录*

NEO4J公司; NEO4J 瑞典公司 原告-反诉被告-被上诉方

PURETHINK有限责任公司, IGOV公司; JOHN MARK SUHY 被告-反诉人-上诉方

自美利坚合众国加利福尼亚州北区地区法院上诉，Edward J. Davila地区法官主审法官

2022年2月7日辩护并提交，加利福尼亚州旧金山

向：HURWITZ及VANDYKE，巡回法官，以及ERICKSEN**，地区法官

Neo4j公司（“Neo4j USA”）起诉John Mark Suhy及三家公司，PureThink有限责任公司、iGov公司和Graph基金会公司（并称“被告”），基于《兰哈姆法案》(15 U.S.C.§§1114, 1125(a)) 及加利福尼亚法律提出索赔。地区法院发布初步禁令，禁止被告侵犯“NEO4J”注册商标¹，并禁止被告对其产品向消费者作出虚假表述。对滥用自由裁量权的审查，【见Dev’l Servs. Network v. Douglas, 666F.3d 540, 544 (9th Cir. 2011)】 我们维持原判。

因为Neo4j USA注册了“NEO4J”商标，美国商标注册号为第4,784,280号，地区法院恰当地认为它有资格起诉侵权。【见15 U.S.C.§ 1114(1)（侵权者“应对商标注册人提起的民事诉讼负责”）；Halicki Films, LLC v. Sanderson Sales & Mktg., 547 F.3d 1214, 1226-28 (9th Cir. 2008)】

法院禁止被告以其自己产品名称侵犯“NEO4J”商标，并未滥用其自由裁量权。被告对“NEO4J”商标的使用并非指示性合理使用，因其指示的是被告竞争产品“Neo4j企业版”和“Neo4j政府程序包”，而不是Neo4j企业版。【见Toyota Motor Sales, USA, Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1183 (9th Cir. 2010)(认为商标的指示性使用需要商标“指向商标商品”而非被告的商品); New Kids on the Block v. News Am, Publ’g, Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992).】

法院禁止被告“宣传、推广、陈述或提及ONgDB作为Neo4j企业版的一个自由开源、立即可用的替代品”，且禁止被告对ONgDB向消费者作出其他虚假表述，皆未滥用其自由裁量权。如果一个“陈述在表面上或通过必要暗示，在字面意义上是虚假的”或如果一个“陈述在字面意义上是真的，但可能误导或混淆消费者”，则《兰哈姆法案》上的“虚假”被证实。【Southland Sod Farms v. Stover Seed Co., 108 F.3d 1134, 1139 (9th Cir. 1997)】被告对ONgDB是Neo4jEE的一个“自由开源”版本的表述在字面意义上是虚假的，因为瑞典软件许可证第7条仅允许一个下游被许可人删除由上游被许可方对原始作品的“进一步限制”。被告对ONgDB作为Neo4jEE的一个“立即可用的替代品”的宣传也是虚假的，即便按照被告自己对“兼容性”一词的定义。以及，即使“立即可用的替代品”的表述并非字面意义上的虚假，大量证据显示消费者因被告对该词的使用产生了混淆。

地区法院禁止被告暗示Neo4j USA对他们的产品背书，并未滥用其自由裁量权。被告辩称在AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979)证实的八要件之两点——“商品类型及购买者可能施以的注意力程度”和“实质混淆的证据”对他们有利。但是“一个特定要件的表现或缺失并不一定会推动对混淆可能性的判断。”【E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280, 1290-91 (9th Cir. 1992)】对某些要件的特别强烈的展示就足以证明混淆。【见Pom Wonderful LLC v. Hubbard, 775 F.3d 1118, 1125 (9th Cir. 2014)】地区法院发布初步禁令时按照其它六个Sleekcraft要件，并未滥用其自由裁量权。

维持原判。

*本处理意见不适合公布，除第九巡回法庭规则36-3规定外，不属于先例。

**尊敬的Joan N. Ericksen，美国明尼苏达地区的地区法官，指定出席。

¹我们使用“NEO4J”一词系指Neo4j USA注册的文字商标。我们使用“Neo4j”一词来表示Neo4j美国公司授权的平台、Neo4j社区版和Neo4j企业版。